中小企业海外知识产权布局、 风险防控和纠纷处理

编者按：

       2022年全国知识产权宣传周活动的主题是“全面开启知识产权强国建设新征程”。围绕这一主题，中国中小企业国际合作协会、APEC中小企业服务联盟法律工作委员会联合成都超凡明远知识产权代理有限公司，举办“2022年世界知识产权日中小企业线上普法活动”，重点从实际操作层面对中小企业海外知识产权布局、风险防控和纠纷处理等进行讲解。

2021年，党中央、国务院印发了两个重要的纲要性文件，分别是《知识产权强国建设纲要(2021-2035年）》（下称《强国纲要》）和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（下称《运用规划》）。这两份文件对我国知识产权事业未来发展作出重大顶层设计。其中在《建设纲要》中提到的预期性发展目标之一，就是到2025年，平均每万人口中高价值专利发明的拥有量能够达到12件；而被定义成高价值专利的5种类型的专利中就包括了在海外具有同族专利权的发明专利。同时，《运用规划》也提出要引导创新主体合理利用世界知识产权组织全球服务体系等渠道，以提高海外知识产权布局效率。

具体对于中小企业而言，在日常工作中其实经常会遇到以下这几个方面的问题：是否有必要在海外申请专利或商标？应该选择哪些国家进行申请？进入这些国家的市场可能会遇到哪些知识产权方面的风险？能做哪些事情来提前降低这些风险？以及在海外遇到知识产权纠纷该如何处理等等。为此，本文主要围绕着海外知识产权布局展开，尤其是聚焦于企业在海外经常遇到的知识产权问题和相应的解决方式进行讲解，主要涉及专利和商标这两项主要的知识产权。

一、海外知识产权布局

（一）海外专利布局

1. 海外专利布局的目的

关于是否有必要在海外申请专利，企业主要考虑以下几个方面：

（1）对自身产品加以知识产权保护：在海外获得专利保护可以为企业的产品进入海外市场保驾护航，能够帮助维护、巩固和提升产品的市场地位和竞争优势。

（2）抗衡或制约竞争对手：开展海外专利布局可以帮助企业积累专利实力，借此抗衡或制约竞争对手；或帮助企业积累专利筹码，未来通过专利诉讼等方式来牵制市场同质化竞争对手。

（3）直接获取利润：开展海外专利布局还可以帮助企业获得有价值专利，并有可能通过许可、权利转让等方式直接获取利润；也可帮助企业在商业谈判、兼并重组、融资、上市等海外市场运营活动中提高无形资产价值，从而获取利润。

（4）增加产品附加值：开展海外专利布局能够帮助企业获取具有排他性的知识产权，并对企业打造品牌有所帮助，从而增加产品附加值。

（5）增加供应链风险应对筹码：企业围绕上游产品开展海外专利布局，有助于提高企业对供应商的议价能力及风险控制能力。

（6）影响产业规则：在某些行业，如果可以围绕国际技术标准开展海外专利布局，并推动由此获得的相关专利纳入到标准之中，这将有助于企业影响产业规则，进而争取市场主导地位。

（7）在文化层面获得海外社会认同：基于对知识产权的认知和尊重，拥有海外知识产权保护的产品可能在企业拓展海外市场的过程中获得更多的认同感。

2.怎样进行海外专利布局

海外专利布局主要涉及三个问题：选哪些技术去海外布局、去哪些国家或地区布局以及怎么布局。

（1）技术和目标国家或地区的选择

关于选哪些技术去海外布局和去哪些国家或地区布局，主要需要考虑的是技术因素和市场因素。其中技术因素包括：该技术是否为核心技术；新颖性和创造性如何；是否有替代技术等等；而市场因素包括：当前相关产品的主要市场以及未来的潜在市场；与竞争对手的博弈情况等。

（2）海外专利布局的途径

申请海外专利主要有三个途径，分别是直接申请途径、巴黎公约申请途径和PCT申请途径。

第一个是直接申请。直接申请途径是申请人将技术方案写成专利申请文件的形式并翻译成目标国家或地区的官方语言，最后提交到目标国家或地区的专利局的一种途径。针对直接申请途径，需要在提交至目标国家或地区之前，在中国知识产权局先申请并进行保密审查。

第二个途径是巴黎公约途径。最常见的一个申请过程如下，申请人可以在中国先交一个专利申请作为首次申请，在首次申请的申请日起12个月内，其可以向其他国家或地区提交第二个申请。第二申请可以要求首次申请作为优先权，进而第二申请的优先权日就是首次申请的申请日。针对不同专利类型，所规定的优先权期限不一样。发明和实用新型专利的优先权期限是12个月内，而外观专利的优先权期限是6个月内。

第三个途径是PCT途径。针对这种途径，最常见的一个申请过程如下，首先在中国先交一个专利申请，在中国专利申请日的12个月内，可以提交一个PCT国际专利申请，并要求该中国专利申请作为优先权。PCT国际专利申请不是一个确权的程序，只是一个申请途径。需要在PCT进入某一目标国家，然后由目标国家的审查员对专利进行审查并通过后才真正获得一个专利权。PCT组织下属有100多个成员国，各个成员国对PCT进入国家阶段的期限的规定不一样，大部分国家规定PCT进入期限为30个月。

一般来说，如果企业希望有更长的时间来考虑海外专利申请目标国家或地区的话，PCT途径可能会比较合适。而如果企业已经明确了要进的目标国家或地区，巴黎公约可能会更便宜一些。如果企业希望进入的是巴黎公约或PCT成员国以外的国家或地区，则只能选择直接申请。

（二）海外商标布局

海外商标布局主要需要考虑到以下五个维度。

1. 商标的选择，即选择何种标样

考虑到海外商标在各个国家或地区的文化习俗、语言以及商标法律法规的差异，建议结合目标市场消费者的认知、语言习惯、文化风俗以及商标法的特殊规定，设计和选用既能够代表企业或者品牌形象，又在消费者中具有较高的辨识度，同时符合当地法律规定的商标进行布局。

2. 国家或区域的选择

建议企业结合业务发展需要，划分出核心区域、重要区域和其它区域，并针对各个区域来分别进行海外商标布局。其中核心区域可以是产品已经出口或者即将出口，重要区域可以是产品预计出口进行提前布局的区域，而其它区域可以是中短期无明确规划但长期可能会覆盖，包括在部分抢注高发地区进行提前防御布局的区域。

3. 商品和服务的选择

建议结合企业商品经营范围、产品出口规划、防御性保护的需求、目标国家的商品分类特点，同时参考同行的保护案例来选择商品或服务。大多数国家或地区是采用尼斯国际商品及服务分类，但需要注意的是部分国家或地区的分类规范与尼斯分类可能有所差异。

4. 商标申请人名义的选择

常见的海外商标布局申请主体的模式有两种。

（1）第一种模式是统一由总公司名义申请，或者统一由知识产权管理公司来进行申请，再根据业务发展的需要，许可授权给各地的子公司、分支机构、代理商、经销商或者关联公司使用。这种方式的优点在于对商标实行了统一管理，且对商标布局统筹把控，以及布局管理成本相对较低。但由于实际使用商标的主体与权利人主体不统一，在使用的规范性保障，使用证据的保留和收集上可能会有一定难度。

（2）另一种模式是由实际使用主体负责当地市场的商标布局，例如由各地的经销商代理商，各地的子公司或者关联公司作为商标的申请人来进行申请。该模式虽然统一了商标的实际使用主体以及申请主体，但由于注册人名义不统一，总公司可能会丧失对商标的控制权，不利于商标布局的统筹。而且，把控管理成本和维护成本相对较高，并且可能会面临经销商或者代理商抢注商标的挑战。

5. 商标注册途径的选择

企业到海外申请注册商标主要有两种途径。

（1）第一种途径是分别向各国或地区的商标主管机关直接递交商标注册申请。

（2）第二种途径就是马德里商标国际注册，即在马德里联盟成员国或地区间所进行的商标注册。我们通常所说的商标国际注册指的就是马德里商标国际注册。目前马德里联盟总共有112个成员，覆盖了128个国家或地区。马德里注册的步骤主要包括通过所在国家或地区的知识产权局提交申请，由世界知识产权组织进行形式审查，再由被指定的缔约方的国家或地区知识产权局进行实质审查。

二、海外知识产权风险防控

海外专利风险防控主要包括风险评估和风险控制。事实上，在企业研发和销售的每一个阶段中都要注意风险防控。

（一）风险评估

风险评估主要是指评估风险发生的可能性以及风险一旦发生后可能带来的损失，具体包括评估行业风险、产品或技术风险的评估。

1. 行业风险评估

通过收集目标国家或地区的与本行业相关的专利诉讼案件的统计数据，可以评估企业所处行业的专利诉讼风险。不同行业的风险是不一样的。例如在美国，消费品、生物医药和电子行业就属于比较热门的专利诉讼行业。

2.产品或技术风险评估

产品或技术风险的评估主要是从市场以及产品或技术本身这两个维度来评估：

（1）从市场维度来说，需要特别注意产品销量大或销量增长快的国家或地区以及知识产权保护力度大的国家地区；

（2）从产品或技术本身的维度来说，需要重点评估新产品、拳头产品、竞品等重点战略发展的产品或技术；相应的产品或技术应该拆解为多个技术点或功能点，以区分其中的公知技术、自研技术、外购技术或标准技术。

（二）风险控制

1. 产品研发阶段

在产品研发的每一个阶段都应该持续进行风险识别和控制。这些阶段包括在技术研发的立项阶段、设计阶段以及应用阶段。具体可以通过专利检索或分析等工具来分析行业现有技术的水平和发展、识别并规避潜在风险。

2. 专利布局阶段

为了防控风险，在专利布局阶段还可以收集并分析各国或地区的知识产权政策、专利申请实务和商业环境等信息。例如，本文中前面提到的由世界知识产权组织公布的《2021年全球创新指数报告》就有比较大的参考价值。其中的“全球创新指数”排名的分数值是从七大因素进行评估，每个因素细化成三个角度，再下分为几个小项。比如，其中机构因素包括：监管环境（监管质量、法律法规、解雇成本）、商业环境（容易创业、容易解决破产问题）等；而人力资本与研究因素包括：教育、高等教育、研发等。创新指数高，说明这个国家或地区比较注重经济和知识产权的发展和保护，商业环境好、市场健康等。实际上，根据国家知识产权局公布的2020年知识产权统计年报，2019年中国企业主要申请专利的国家是欧美日韩和一带一路国家等风险相对较低的国家和地区（在各个国家或地区的具体的专利申请数量请见以下图表）。

 

3. 建立风险防控体系

有条件的企业还可以建立完整的风险防控体系，具体包括建立固定的知识产权管理和法律团队、搭建合理的成果保护和专利布局的内部机制、建立应急纠纷处理小组、以及整合包括外部律师事务所在内的外部资源等。

（三）专利自由实施分析

针对重点产品或重点市场，企业还可以考虑请专业的机构或专家做一个完整的专利自由实施分析（其英文原文是Freedom to Operate，也可以翻译为专利预警）。该分析具体包括以下几个步骤：

1. 确定产品技术方案

全面分析产品技术构成并分解形成具体技术方案，以确定专利检索方向。

2. 目标国的法律制度

收集和分析目标国的相关法律制度规定和司法环境。

3. 检索风险专利

在专利数据库中检索得到相关专利。在这个过程中，可能需要不断调整检索策略以保证专利检索的查全率。

4. 筛选高相关专利

人工筛选出高度相关专利并确定高度相关专利的法律状态和保护范围。

5. 侵权比对分析

根据目标国的实际情况，利用侵权判定的主要原则进行侵权比对分析。这些主要原则包括全面覆盖原则、等同原则和禁止反悔原则。

6. 提供解决方案

提供包括法律、技术和商业措施在内的解决方案。其中法律措施包括诉讼应对和专利无效等；技术措施包括规避设计、替代方案、检索现有技术或进行专利储备等；而商业措施包括技术合作、专利购买或共享等。

三、 海外知识产权纠纷的处理

（一）海外知识产权纠纷的分类

对于大部分中小企业来说，在海外主要担心被竞争对手以知识产权维权为由进行针对性地打击。中国企业在海外可能遇到的知识产权纠纷主要包括以下几个方面：

1. 行政调查、专利或商标等知识产权侵权诉讼：专利权人可能以知识产权侵权为由请求禁止企业产品在相关国家的销售并要求赔偿侵权损失； 

2. 海关执法：企业产品被海关以知识产权侵权为由扣押；

3. 展会维权：企业赴海外参加展会的产品被会议组织方在展会现场以知识产权侵权为由扣押；

4. 平台下架：企业在电商平台上销售的产品因为知识产权侵权的投诉而下架；

5. 知识产权无效：企业申请的海外知识产权被竞争对手无效；

6. 跨国并购或技术引进：企业在跨国并购或技术引进时发生权利归属等知识产权纠纷；

7. 反不正当竞争或商业秘密纠纷。

（二）纠纷应对策略

企业在遇到海外知识产权纠纷时，特别是来自一些国际巨头的挑战时，不要有畏惧心理，一味地退让，也不能草率应对。一方面，如果企业需要耗费大量人力、时间、金钱成本来应对诉讼，即便最后取得胜利，也可能导致企业错失市场机遇，给企业带来无法挽回的经济损失。另一方面，如果伤害到企业自身的核心利益时，我们也要敢于捍卫自己的合法利益。企业要和专业人士一起，认真研究对方的背景、对方的权利基础、自身的权利基础、目标国的法律法规，揣摸对方的真实意图，综合分析对企业自身的利弊和风险。

1. 分析对手的背景

首先要分析对手提起诉讼的具体目的。竞争对手的目的通常包括以下几个：

（1）获得禁令，直接将企业产品逐出目标国家的市场；

（2）促成包括交叉许可在内的专利许可；

（3）获得高额惩罚性赔偿；

（4）通过高成本或长时间的纠纷来战略性拖垮对手；

（5）通过商誉诋毁来保住或抢占市场份额；

（6）通过诉讼确定其专利的保护范围。

2. 讨论合适的应对方案

在搞清楚对方的真实意图并权衡利弊后，企业可以和专业人士一起讨论并考虑应对纠纷的底线，然后再采用合适的应对方案。一般来说，应对方案包括以下几个方面：

（1）无效掉对方的知识产权；

（2）运用多种抗辩手段积极应诉；

（3）在应诉的同时进行和解谈判；

（4）收到侵权警告时主动发起确权诉；

（5）通过自己拥有知识产权进行反制行动；

（6）通过收购等方式化解诉讼。

建议优先选择成本低、代价小的应对方案，尽量以最小的代价取得最大的利益。专业知识产权服务机构可以帮助中小企业深入学习了解国内企业的产品技术特点，找到合理使用的突破口，有效化解企业在海外销售时被投诉、起诉的潜在风险。因此，考虑到海外知识产权纠纷的复杂性和潜在成本，企业还有必要选择在目标国家拥有丰富经验的专业律师来协助处理纠纷。 

 

特别鸣谢：成都超凡明远知识产权代理有限公司

曹桓、王晖（专利代理师）

刘思吟（商标代理人）

马飞（律师）